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知识产权确认不侵权之诉研究
要点提示
一 | 知识产权确认不侵权之诉简介 |
二 | 实务要点总结 |
三 | 典型案例 |
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一、知识产权确认不侵权之诉简介
确认不侵权之诉，是目前我国知识产权纠纷领域特有的民事诉讼制度，所以也称之为知识产权确认不侵权之诉，或确认不侵害知识产权诉讼。
“侵权之诉”是权利人基于已有的合法权利对他人对其侵权行为向法院提起的诉，请求法院作出侵权认定从而对侵权行为进行赔偿的裁判；而“确认之诉”则是一方当事人要求法院明确某一争议的民事法律关系是否存在的具体状态，法院在审理后做出的判决并没有给付内容，不具执行性。而知识产权确认不侵权之诉，是知识产权权利人针对他人正在或即将实施侵犯其知识产权的行为，以警告函、律师声明等形式要求行为人停止侵权，行为人认为该侵权警告给其带来不稳定及不安全的状态，而诉至法院，要求确认其行为不构成侵权的诉讼。
知识产权确认不侵权之诉本质上属于侵权之诉，该项诉讼制度旨在制止权利人不正当地利用其知识产权，给他人利益造成损害或具有损害之虞，其作用在于给予被警告人在遭受侵权警告，而权利人怠于行使诉权使得被警告人长期处于不安状态情形下的一种司法救济途径，其根本目的是规制权利人滥发侵权警告的行为，维护稳定的市场经营秩序。但如果对确认不侵权之诉不设置一定的受理条件，就可能会导致被警告人动辄提起诉讼，造成确认不侵权之诉的泛滥。
二、实务总结
1. 实务中，知识产权确认不侵权之诉首要争议焦点为该类案件是否应当被受理。受理的一般条件为必须满足《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条的规定：
原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；
有明确的被告；
有具体的诉讼请求和事实、理由；
属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
2. 知识产权确认不侵权之诉的特殊受理规则，目前关于确认不侵害专利权诉讼有着明确的指导规则。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定：“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。”
3. 上述规定的原则，目前应适用于审理其他各类知识产权纠纷案件。包括确认不侵害商标权诉讼、确认不侵害著作权诉讼、确认不侵害商业秘密诉讼等。虽然《民事案由规定》中确认不侵害知识产权纠纷只包括三种：确认不侵害专利权纠纷、确认不侵害商标权纠纷、确认不侵害著作权纠纷，但对于涉及商业秘密或其他知识产权的案件，法院会统一按照确认不侵犯知识产权纠纷进行处理。
4. 法院立案受理并审理知识产权确认不侵权案件须具备以下条件：
一是权利人发出了侵权警告。警告形式不限，只要是能够表达主体发布侵权声明的意思，并且能让义务人感受到这一警告的任何形式都应该属于发出了侵权警告，包括向行政机关进行投诉。警告内容应明确且具体，即应包括相对方(权利人)、被侵权事项，以及具体的侵权行为等。
二是被警告人或利害关系人提出了书面催告，催告权利人行使诉权。被警告人或利害关系人愿意主动向权利人发出书面催告，往往是因为被警告人或利害关系人因为上述警告遭受损失或有遭受损失之虞，表现为权利状态的不稳定。
三是权利人在合理期间内未撤回警告，也未提起诉讼。首先，该合理期间为自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内。其次，我国一直奉行知识产权保护的双轨制模式，其中行政保护对当事人权益的保障相当有限，司法保护明显更为有效。因此，即使行政机关已经对纠纷进行了处理，当事人仍可向法院提起确认不侵权之诉。
5. 涉及同一事实的知识产权确认不侵权之诉和知识产权侵权诉讼的关系及管辖。这两者是当事人双方依照民事诉讼法为保护自己的权益在纠纷发生过程的不同阶段分别提起的诉讼，均属独立的诉讼，一方当事人提起的确认不权之诉不因对方当事人另行提起侵权诉讼而被吸收。但为了避免就同一事实的案件为不同法院重复审判，人民法院应当依法移送管辖合并审理。在后受理侵权诉讼的法院应将该案移送至在先受理确认不侵权之诉的法院。
三、典型案例
（一）1060萨驰华辰机械（苏州）有限公司与ＶＭＩ荷兰公司确认不侵害专利权纠纷
案号：（2017）苏民终1060号
争议焦点：
一审法院是否应当继续审理萨驰苏州公司提起的确认不侵权之诉。
基本案情：
1.萨驰苏州公司收到了VMI公司就包含涉案专利在内的七个专利发出的侵权警告函，萨驰苏州公司向VMI公司发送了催告函，VMI公司签收该函。
2.萨驰苏州公司以VMI公司为被告，就涉案专利向一审法院提起确认不侵权之诉。同日，VMI公司以萨驰苏州公司、萨驰上海公司、山东盛世泰来橡胶科技有限公司为被告就涉案专利向一审法院提起侵害发明专利权诉讼。
3.一审法院以VMI公司和萨驰苏州公司在同一天就涉案专利分别向法院提起侵权诉讼和确认不侵权之诉，且侵权之诉已被法院受理，驳回萨驰苏州公司的起诉。萨驰苏州公司不服提起上诉。
二审法院论述：
为进一步完善确认不侵权之诉制度，协调侵权诉讼与确认不侵权之诉的管辖与合并等问题，更好地平衡权利人和被警告人之间的利益，最高人民法院在《专利法司法解释》中首次明确了确认不侵犯专利权纠纷案件的受理条件，该法第十八条规定：“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。”同时，最高人民法院在〔2004〕民三他字第4号《关于本田技研工业株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司、北京旭阳恒兴经贸有限公司专利纠纷案件指定管辖的通知》中亦规定，“……涉及同一事实的确认不侵犯专利权诉讼和专利侵权诉讼，是当事人双方依照民事诉讼法为保护自己的权益在纠纷发生过程的不同阶段分别提起的诉讼，均属独立的诉讼，一方当事人提起的确认不侵犯专利权诉讼不因对方当事人另行提起专利侵权诉讼而被吸收。但为了避免就同一事实的案件为不同法院重复审判，人民法院应当依法移送管辖合并审理。……”，该批复明确规定以立案受理的先后时间为准决定侵权诉讼与确认不侵权诉讼的移送合并审理问题，即，需将在后受理的侵权案件移送在先受理确认不侵权案件的法院合并处理。依据上述相关规定，法院立案受理并审理确认不侵权之诉须具备以下条件，一是权利人发出了侵权警告，二是被警告人或利害关系人提出了书面催告，催告权利人行使诉权，三是权利人在合理期间内未撤回警告，也未提起诉讼，四是法院立案受理被警告人提起的确认不侵权之诉时，权利人尚未提起侵权诉讼或侵权诉讼尚未立案等，五是侵权之诉与确认不侵权之诉需由同一法院合并审理，在后受理侵权诉讼的法院应将该案移送至在先受理确认不侵权之诉的法院。
本院认为，由于萨驰苏州公司提起的确认不侵权之诉符合民事诉讼法及《专利法司法解释》的相关规定，一审法院亦已在先立案受理萨驰苏州公司提起的确认不侵权之诉，且在考虑萨驰苏州公司早在2016年8月即希望法院尽快确定其与VMI公司之间是否存在侵权法律关系的情形下，一审法院不应轻易否定萨驰苏州公司的诉权，而应将萨驰苏州公司提起的确认不侵权之诉与VMI公司提起的侵权诉讼合并审理，并在合并审理中视情选择相应的简化诉讼程序等措施，减轻当事人的诉累，提高司法的审判效率。
（二）常州常荣电器有限公司与宁波生方横店电器有限公司确认不侵害知识产权纠纷
案号：（2015）常知民终字第26号
争议焦点：
法院是否能够受理本案。
基本案情：
1.2007年8月生方公司向工商行政管理部门诉钱根良、常州双良荣电子有限公司、常州常荣电器有限公司侵犯其公司商业秘密。工商部门调查过程中，因生方公司就相同商业秘密侵权纠纷对钱根良等提起民事诉讼，故工商部门决定中止案件调查处理。
2.2010年8月4日，生方公司向工商行政管理部门再次投诉钱根良、常州双良荣电子有限公司、常州常荣电器有限公司、兰溪市元素电器有限公司侵犯其商业秘密。工商部门对常荣公司进行了现场调查。后因生方公司拒绝进行鉴定，调查无法继续下去。
3.常荣公司向人民法院提起诉讼，请求确认常荣公司的产品不侵犯生方公司的商业秘密。一审法院支持该诉讼请求，生方公司不服提起上诉。
二审法院论述：
确认不侵害知识产权诉讼是一项旨在制止权利人不正当地利用其知识产权，给他人利益造成损害或者有损害之虞的诉讼制度。一般认为，权利人向他人发出警告或有类似于警告的行为，又未在合理时间内启动司法解决纠纷程序，是确认不侵害知识产权诉讼的事实前提。本案中，生方公司虽未向常荣公司发出过明确的警告信函，但是，2007年8月生方公司向国家工商行政管理总局投诉钱根良、常荣公司侵犯其公司商业秘密。随后，常州市工商行政管理局根据国家工商行政管理总局的交办，派员对常荣公司进行现场调查取证，因生方公司就相同商业秘密侵权纠纷对钱根良等向浙江省宁波市中级人民法院起诉，故国家工商行政管理总局决定中止案件调查；2010年8月，生方公司再次就相同商业秘密向国家工商行政管理总局投诉钱根良、常荣公司侵害其公司商业秘密，常州市工商行政管理局再次对常荣公司现场调查、抽样取证，后因生方公司拒绝在江苏省科技咨询中心进行鉴定，调查工作无法继续下去，常州市工商行政管理局向江苏省工商行政管理局汇报并终止了相关调查工作。由此可见，生方公司与常荣公司之间曾因是否侵犯商业秘密发生过行政投诉，工商行政管理部门受理行政投诉并进行实质性的调查取证，据此可以认为双方之间存在因是否侵犯商业秘密的利害冲突以及由此引起的利益不稳定状态，并且，该利益不稳定状态自2007年8月工商行政管理机关受理生方公司的投诉并进行实质性调查取证，至常荣公司2013年12月提起确认不侵害知识产权诉讼，已存续了相当长的时间，常荣公司为避免其利益可能遭致的损害，即使行政请求人民法院确认其不侵害生方公司的商业秘密，符合确认不侵害商业秘密诉讼的实质条件。
（三）ＺＥＮＧＰＥＲＲＹ、烟台煜星服装有限公司确认不侵害商标权纠纷
案号：（2017）鲁民终731号
争议焦点：
烟台煜星公司是否有权提起本案确认不侵权之诉。
基本案情：
1. 烟台煜星公司向青岛流亭机场海关申报出口一批货物。ZENGPERRY认为该批货物涉嫌侵犯其注册商标权，向青岛海关申请扣留该批次货物。青岛流亭机场海关向烟台煜星公司做出《扣留决定书》。
2. 烟台煜星公司前后两次向ZENGPERRY发出催告函，告知其权利具有合法来源，请ZENGPERRY立即向海关撤回扣留货物申请或者向人民法院提起诉讼行使诉权。ZENGPERRY的海关知识产权保护代理人签收催告函。
3. 后青岛流亭机场海关做出《调查结果通知书》，认为不能认定上述货物是否侵犯ZENGPERRY商标权。后青岛流亭机场海关对予以扣留的侵权嫌疑货物予以放行。
二审法院论述：
烟台煜星公司是否有权提起本案确认不侵权诉讼，应根据民事诉讼法关于侵权诉讼的相关规定，并参照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条的规定进行审查。该司法解释第十八条对当事人提起确认不侵权诉讼的条件作了严格的限定，规定了提起此类诉讼的具体条件，包括被警告人或其利害关系人的书面催告义务，旨在防止当事人动辄提起不侵权之诉。上述规定的原则，目前应适用于审理其他各类知识产权纠纷案件。据此，人民法院受理当事人提起的确认不侵权之诉，应以利害关系人受到警告并提出书面催告，而权利人未在合理期限内依法启动纠纷解决程序为前提。本案中，根据已查明的事实，烟台煜星公司就其申报出口服装接到海关扣留决定书后，于2015年8月11日向ZENGPERRY确认的中国海关知识产权保护代理人胡朝晖邮寄了催告函，胡朝晖于8月13日签收了该催告函。同时，烟台煜星公司还于2015年7月24日向ZENGPERRY登记在涉案注册商标权证书上的澳大利亚地址邮寄了催告函。因此，烟台煜星公司已积极履行了书面催告义务，并有理由相信该催告函经胡朝晖签收后能够为商标权人ZENGPERRY所知晓。因ZENGPERRY既不向海关撤回扣留货物申请也不提起诉讼，使本案争议处于不确定状态，在此情形下，烟台煜星公司提起本案确认不侵权之诉符合法律规定。
张颖 律师
张颖律师现担任北京云亭律师事务所创始合伙人，北京顺维知识产权代理有限公司创始合伙人、中国科技金融法律研究会理事、北京影视娱乐法学会理事。自2011年即开始从事知识产权领域的工作和研究，擅长专利撰写、专利检索、专利无效分析、专利的PCT申请及国外申请，专利复审及无效行政复审程序和诉讼程序。精通商标的马德里申请及国外申请、商标侵权、商标的复审及行政诉讼。深度研究影视娱乐法，尤其对影视剧的创作、摄制、发行、放映过程中所涉及的影视投融资、演艺经纪、影视作品版权、影视合同等领域具有丰富的实务经验。
专注为知识产权重大疑难案件提供整体解决方案
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